सबवे IP LLC बनाम इन्फिनिटी फूड एंड ऑर्स (2022)

परिचय:

यह ट्रेडमार्क के उल्लंघन से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह निर्णय न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की एकल पीठ द्वारा सुनाया गया था।

तथ्य

• इस मामले में वादी शब्द और डिवाइस चिह्नों (Mark) ‘Subway’, ‘Veggie Delite’ और ‘Subway Club’ पर विशिष्टता का दावा किया गया हैं।
• प्रतिवादी संख्या 1 इन्फिनिटी फूड्स एलएलपी एक साझेदारी फर्म है, जिसके प्रतिवादी 3 और 4 भागीदार हैं।
• प्रतिवादी 3 और 4 वादी के लाइसेंसधारी हैं, जिन्हें वादी ने वादी के आउटलेट को फ्रेंचाइज़ करने का अधिकार दिया है।
• वादी का मामला यह है कि प्रतिवादी ब्रांड नाम (“SUBERB”) और लोगो (LOGO) के संबंध में प्रतिवादियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।
• वादी ने निषेधाज्ञा की राहत प्रदान करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन दायर किया है।

शामिल मुद्दे 

क्या वादीगण अपने ट्रेडमार्क के उल्लंघन के आधार पर अंतरिम निषेधाज्ञा की राहत पाने के लिये उत्तरदायी हैं?

अवलोकन

• रूल ऑफ एंटी डिसेक्शन
  • यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 (TMA) की धारा 17 (2) ट्रेडमार्क के डिसेक्शन और चिह्न के किसी भाग के संबंध में विशिष्टता का दावा करने की अनुमति नहीं देती है। हालाँकि, साउथ इंडिया बेवरेजेज़ प्राइवेट लिमिटेड बनाम जनरल मिल्स मार्केटिंग इंक (2015) में निर्धारित उपरोक्त एंटी डिसेक्शन नियम का एक अपवाद है, जिसमें न्यायालय ने माना कि एंटी डिसेक्शन नियम की अनदेखी की जाएगी जहाँ:
    • चिह्न का एक भाग प्रमुख विशेषता को दर्शाता है जो प्रकृति में विशिष्ट है, या 
    • चिह्न के एक भाग ने लंबे समय तक उपयोग के कारण द्वितीयक स्थान प्राप्त कर लिया है।
  • इस प्रकार, न्यायालय यह जाँच कर सकता है कि क्या प्रतिवादी का चिह्न वादी के चिह्न के प्रमुख भाग का अतिक्रमण करता है।
• “SUBWAY” और “SUBERB”
  • न्यायालय ने पाया कि दो शब्द “SUBWAY” और ‘SUBERB’ ध्वन्यात्मक रूप से समान नहीं हैं।
  • इसके अलावा, यह भी पाया गया कि पहला शब्दांश ‘SUB’ आमतौर पर सैंडविच के संदर्भ में उपयोग किया जाता है और यह ‘Submarine’ का संक्षिप्त रूप है जो लंबे आकार के सैंडविच की एक प्रसिद्ध किस्म का प्रतिनिधित्व करता है।
  • इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि कथित तौर पर उल्लंघन किये गए ट्रेडमार्क के पहले भाग यानी ‘SUB’ पर कोई विशिष्टता का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से वैध है।
  • इसलिये, दोनों ट्रेडमार्क भ्रामक रूप से समान नहीं हैं क्योंकि ‘SUB’ सार्वजनिक रूप से वैध है तथा व्यापार के लिये सामान्य है और ‘WAY’ एवं ‘ERB’ न तो ध्वन्यात्मक रूप व न ही अन्यथा समान हैं।
  • इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रतिवादी यह प्रदर्शित करने में असफल रहा कि "SUBWAY" ब्रांड इतना प्रसिद्ध था कि प्रतिवादी के किसी भी स्थान से उपभोग करने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से वहाँ प्रवेश कर सकता था।
  • साथ ही, व्यवसाय किस वर्ग के ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिये।
  • इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी का ‘SUBERB’ चिह्न वादी के ‘SUBWAY’ चिह्न का उल्लंघन करता है।
• “S” लोगो का उल्लंघन
  • न्यायालय ने माना कि वादी के पास “S” लोगो के संबंध में कोई भारतीय या WIPO पंजीकरण नहीं है। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी देखा कि वादी और प्रतिवादी के “S” चिह्नों के बीच कोई समानता नहीं थी। इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।
• पासिंग ऑफ (Passing off)
  • पासिंग ऑफ एक गैर-संवैधानिक अपकृत्य है जो सामान्य कानून से संबंधित है। 
  • अपकृत्य के कमीशन को स्थापित करने के लिये यह साबित करना होगा कि औसत बुद्धिमत्ता और अपूर्ण स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति प्रतिवादी की वस्तु और सेवाओं को वादी के साथ भ्रमित करेगा। 
  • वर्तमान तथ्य में इसे साबित नहीं किया जा सकता है, इसलिये पासिंग ऑफ अपकृत्य साबित नहीं हुआ।
• इस प्रकार, वर्तमान तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना को खारिज कर दिया।

निष्कर्ष:

• इस मामले में न्यायालय ने दोहराया कि यदि चिह्न का हिस्सा सार्वजनिक या व्यापार के लिये सामान्य है तो उसे ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा। 
• इस प्रकार, उल्लंघन साबित करने के लिये यह साबित करना होगा कि दोनों शब्द ध्वन्यात्मक रूप से या अन्यथा भ्रामक रूप से समान हैं।

[Original Judgment]